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109年 TIPA商標能力認證考試_商標檢索及分析_申論題一

一、某甲想以「臥虎藏龍」申請商標註冊,指定於小吃店服務。
(一) 請就檢索出在先申請註冊近似的商標, 請自行判斷是否近似並說明理由。 (1 0 分)
(二) 某甲對「臥虎藏龍」是否具有識別性尚有疑惑,請你從商標檢索系統查詢,說出主管機關對「臥虎藏龍 註冊可行性的見解。 (10 分) 根據上述案例,請自行判斷本件於小吃店服務之准駁機率,並說明判斷的理由。( 5 分)

擬答(得分目標 70%) :
本題依檢索結果及商標法、商標識別性審查基準與公平交易法擬答如后:
(一)以「臥虎藏龍」文字商標及指定使用於「小吃店」服務(組群4302)並勾選全部檢索範圍可獲結果包含第01571420號註冊商標中文「藏龍圳」及第01305055號註冊商標中文「藏龍麻辣火鍋」,從讀音、外觀及觀念並做異時異地的通體觀察,該兩商標與甲欲申請「臥虎藏龍」尚難謂相同或近似;惟其另與遭核駁第S0032596號「臥虎藏龍」,則屬完全相同之圖樣文字。
(二)承上述,第S0032596號「臥虎藏龍」申請日為090/06/26,遭核駁係因於090/06/15有另一「臥虎藏龍」商標申請,嗣獲准於092/03/16註冊公告第00177609號商標,惟專用期限至102/02/15(到期)消滅,可見商標權人並未申請延展效期,料因其評估主管機關對「臥虎藏龍」註冊可行性之見解:商標是否具備識別性,應考量個案之事實及證據,就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素,綜合判斷之;若已先有相同或近似之未註冊表徵(包含商標),且對一般消費者已屬著名表徵,則公平交易法第二十二或第二十五條將予保護,以避免著名表徵遭「混淆誤認」或「減損信譽」之可能性。
依題意,「臥虎藏龍」原為著名武俠小說之書名,於93年間改編成為賣座且於國際場合得獎之同名電影,即使「臥虎藏龍」並非商標或標章,若甲以相同或近似表徵(名稱)申請商標註冊,並指定於小吃店服務,料主管機關將以違反上述公平交易法相關規定,予以核駁。